Иногда бизнес регистрирует товарный знак для товаров и услуг, которые не продает и не оказывает. В большинстве случаев это происходит с прицелом «на будущее».
Если обладать правом на товарный знак и не использовать его, можно получить предложение о покупке и заработать на этом. Но в предложении может быть условие: не продадите — обратимся в суд.
Рассказываем, что делать в ситуации, когда у вас есть товарный знак и вы получили предложение конкурента о его покупке.
Предложение конкурента может выглядеть так
Самый очевидный вариант — обратиться к юристу.
Но даже в этом случае лучше знать порядок действий и предварительно оценить ситуацию.
1. Прочитайте ст. 1486 ГК РФ
Прежде чем начинать что-либо делать нужно правильно понять ситуацию, в которой вы оказались. В этом вам поможет ст. 1486 ГК РФ, суть которой мы передадим ниже.
Товарный знак нужен для того, чтобы индивидуализировать товары и услуги в гражданском обороте. То есть вы должны реально использовать его в своей деятельности: на товарах, в доменном имени, в рекламе, на документах и т.п.
Если вы не используете товарный знак более 3 лет подряд, то его правовая охрана может быть досрочно прекращена.
Это происходит в следующем порядке:
Заинтересованное лицо направляет вам предложение произвести отчуждение исключительного права на товарный знак или направить в Роспатент заявление об отказе от исключительного права на товарный знак.
Если в течение 2 месяцев с момента направления предложения вы не договоритесь, то у заинтересованного лица будет 30 дней, чтобы обратиться в суд с требованием прекратить правовую охрану вашего товарного знака.
В ходе судебного спора заинтересованное лицо должно будет доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны в отношении каждого товара/услуги. А вы должны будете доказать, что фактически использовали товарный знак для каждого товара/услуги, по которым доказана заинтересованность.
По итогу рассмотрения дела суд может вынести судебный акт:
о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в отношении всех товаров/услуг, которые были заявлены в иске;
о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в отношении лишь некоторых товаров/услуг, которые были заявлены в иске;
об отказе в удовлетворении исковых требований;
об утверждении мирового соглашения.
Например, в описанном выше порядке была прекращена правовая охрана этих товарных знаков:
Дело № СИП-1381/2023
Дело № СИП-134/2024
Дело № СИП-66/2024
2. Изучите предложение конкурента
Внимательно прочитайте письмо от конкурента и ответьте на следующие вопросы:
- Точно ли у вас с конкурентом совпадают виды деятельности?
- Какие товары/услуги интересуют конкурента?
- За какую сумму он готов приобрести у вас исключительное право на товарный знак?
Ответы на эти вопросы пригодятся вам в шаге 4.
3. Проверьте, использовали ли вы товарный знак
Поскольку основанием для досрочного прекращения правовой охраны является неиспользование товарного знака более 3 лет подряд, то чтобы сохранить правовую охрану нужно доказать, что вы реально использовали товарных знак.
Проведите внутренний аудит и поймите, было ли использование товарного знака с вашей стороны. Доказательствами использования могут быть в т.ч.:
Использование в доменном имени:
Использование в документах:
Использование в рекламе:
При сборе доказательств использования товарного знака учитывайте следующие нюансы:
товарный знак должен был использоваться в том виде, в котором он зарегистрирован;
доказательства использования нужны по каждому товару/услуге, в отношении которых конкурент сделал предложение;
доказательства должны подтверждать использование товарного знака в течение 3 лет до даты получения предложения от конкурента;
использованием также считается использование товарного знака другими лицами, но под вашим контролем (например, лицензиатами).
Если вы не использовали товарный знак, то в разберитесь в причинах неиспользования. Если дело в ограничениях государства или еще каких-то обстоятельствах, не зависящих от вас, то нужно собрать доказательства наличия таких обстоятельств.
Это важно, потому что если вы докажете уважительность причин неиспользования товарного знака в определенный период, то этот период не включается в трехлетний срок использования, подлежащий доказыванию.
4. Вернитесь с ответом к конкуренту
По итогам предыдущих шагов у вас скорее всего сформировалось понимание ситуации и вы можете оценить свои перспективы.
В зависимости от того, какие условия предлагает конкурент и того, насколько сильна ваша позиция, стратегия действий может быть разной.
Приведем пример:
5. Примите участие в судебном процессе
В зависимости от того, сильная у вас позиция или слабая, будут отличаться ваши ожидания от результатов работы юристов и цели, которые вы перед ними ставите.
Учитывайте, что даже при слабой позиции юрист может помочь в:
— сохранении правовой охраны для как можно большего количества товаров/услуг, делая акцент на недоказанности заинтересованности конкурентом;
— согласовании условий мирового соглашения;
— снижении размера взыскиваемых с вас судебных расходов, если иск конкурента будет полностью или частично удовлетворен.
Выводы
1. Регистрируйте товарный знак только в отношении тех товаров/услуг, которыми занимаетесь или будете заниматься.
2. Используйте товарный знак в отношении товаров/услуг, для которых он зарегистрирован.
3. Храните доказательства использования товарного знака как минимум в течение 3 лет.
4. Если получили предложение о покупке товарного знака от конкурента, то сразу обращайтесь к юристу. Если у вас нет юриста, то действуйте в следующем порядке:
— прочитайте ст. 1486 ГК РФ
— изучите предложение конкурента
— проверьте, использовали ли вы товарный знак
— вернитесь с ответом к конкуренту
— примите участие в судебном процессе, если это потребуется.
5. Если у вас слабая позиция, то рассмотрите возможность мирного разрешения спора.
