Товарный знак в рекламе конкурента. Методы борьбы и судебная практика

Правообладателю товарного знака принадлежит исключительное право на его использование. Он решает, как им распоряжаться: в том числе указывать в объявлениях, рекламе и интернете. Другие лица не могут использовать это или похожее обозначение, если возникает вероятность смешения (ст. 1484 ГК РФ). То есть, если обозначение может восприниматься в качестве другого товарного знака, или если потребитель будет видеть связь использования обозначения с правообладателем (п. 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении ч. 4 ГК РФ»).

Если речь идет о контрафакте или похожем обозначении для продажи однородных товаров – механика спора прозрачная. А вот спор об использование товарного знака в контекстной рекламе осложняется тем, что не все детали находятся «на поверхности».

Контекстная реклама адаптируется под интересы пользователя на основе его поисковых запросов и просмотра контента. В ней используются ключевые слова, которые определяют, когда и где (в зависимости от интересов пользователя) будет показано объявление.

Узнать, используется ли товарный знак в ключевых словах, можно ручным и автоматическим способом.

Вручную – вбить бренд в поисковик и проанализировать, какие сайты или баннеры выпадают первыми.
Автоматически – через специальные сервисы (чаще платные), например «SpyWords» или «Serpstat». Такие платформы предназначены для SEO-анализа сайта.

При этом важно понимать, что использование чужого товарного знака в качестве ключевого слова в контекстной рекламе само по себе не является нарушением исключительных прав правообладателя. 

Для признания нарушения важно, чтобы товарный знак или сходное обозначение размещались в тексте рекламного объявления на сайте рекламодателя (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 13 июля 2023 г. № С01-954/2023 по делу № А27-13869/2022)

Использование товарного знака в списке ключевых слов рассматривают не только с позиции нарушения исключительных прав на товарный знак, но и с точки зрения проявления недобросовестной конкуренции. Такая позиция особенно устоялась после ее закрепления в Постановлении Верховного суда «О применении части четвертой Гражданского кодекса РФ»: ВС обратил внимание на то, что использование рекламодателем ключевых слов, совпадающих или схожих с чужими средствами индивидуализации, при размещении контекстной рекламы в интернете может считаться недобросовестной конкуренцией (п. 172 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении ч. 4 ГК РФ»).

Не каждое использование товарного знака в составе ключевых слов контекстной рекламы признается нарушением прав или актом недобросовестной конкуренции.

Чтобы взыскать компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак, суд должен установить такое нарушение в рамках статьи 1484 ГК РФ. То есть, должен быть нарушен перечень возможных способов использования товарного знака (о чем писали выше).

Чтобы доказать факт недобросовестной конкуренции, необходимо установить в совокупности следующие обстоятельства: 

1. Факт выполнения конкурентом действий, которые влияют на состояние конкуренции между сторонами

2. Отличие методов конкурента от честных и правомерных действий, которые ожидались бы в подобной ситуации

3. Стремление конкурента получить преимущество за счет других участников рынка, влияя на выбор покупателей и причиняя вред конкурентам, например, умаляя их деловую репутацию

   
   

Для доказанности всех трех элементов, действия конкурента должны подпадать под нарушения положений, которые описаны в статьях Главы 2.1 Федерального закона «О защите конкуренции».

Установление факта недобросовестной конкуренции может послужить основанием для предъявления иска о взыскании убытков с нарушителя исключительного права. 

Вот несколько примеров из практики.

Ситуация: 

Правообладатель товарного знака «Гоша»* обнаружил, что его конкурент реализует схожие по функционалу товары под названием «Тоша». При настройке ключевых слов в Яндекс.Директе конкурент использовал ключевые фразы, содержащие наименование товарного знака «Гоша». При поиске по запросу «тренажер Гоша» первой ссылкой появляется реклама конкурента. 

Правообладатель подал иск о признании действий конкурента недобросовестной конкуренцией и их запрете.

Результат:

Действия ответчика по использованию слова «Гоша» были признаны актом недобросовестной конкуренции.

Суд обязал его прекратить использование товарного знака правообладателя при настройке ключевых слов, а также прекратить изготовление, рекламу и продажу товаров с названием «робот-тренажер «Тоша» всех моделей.

Почему так вышло?

В этом примере правообладатель сделал упор на признание действий ответчика актом недобросовестной конкуренции и не затрагивал вопрос о нарушении прав на использование товарного знака.

По мнению суда, настройка ключевых слов была одним из действий, направленных на создание для потребителей и других контрагентов смешения между названиями товаров сторон.

То есть, введение ответчиком в заблуждение относительно производителя, качеств и свойств.

В этом деле вопрос о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав не обсуждался, но правообладатель реализовал это право позднее и взыскал 5,000,000 рублей с нарушителя (Решение АС Республики Марий Эл от 21 ноября 2022 г. по делу № А38-2474/2022).

Источник: Постановление Суда по интеллектуальным правам от 7 ноября 2022 г. по делу № А38-4726/2021

* Робот-тренажер для оказания первой медицинской помощи

Ситуация: 

Правообладатель товарного знака «slavda» обратился в ФАС с требованием признать действия предпринимателя нарушением положений Федерального закона «О рекламе»: он использовал товарный знак в составе ключевых слов контекстной рекламы.

Антимонопольный орган выявил в действиях предпринимателя признаки нарушения п. 4 ч. 2 ст. 5 Федерального закона «О рекламе» и возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ в части распространения ненадлежащей рекламы.

Предприниматель попытался оспорить решение в суде. Он пояснил, что не настраивал рекламу самостоятельно, а использовал функцию автотаргетинга, которая доступна в системе Яндекс.Директ.

Результат:

Суд отказал предпринимателю в оспаривании решения ФАС и признал, что включение товарного знака в состав ключевых слов при настройке рекламы является нарушением п. 4 ч. 2 ст. 5 Федерального закона «О рекламе».

Почему так вышло?

Этот пример интересен тем, что правообладатель пошел не по пути признания действий конкурента недобросовестной конкуренцией и нарушением прав на использование товарного знака, а обратился с жалобой о нарушении рекламного законодательства. 

В части использования автотаргетинга суд мотивировал свой отказ тем, что по условиям оферты ООО «Яндекс» составление/изменение рекламных объявлений и подбор ключевых слов/словосочетаний осуществляется рекламодателем самостоятельно. Система Яндекс.Директ позволяет пользователю при настройке рекламы редактировать контент и список ключевых слов. При автотаргетинге у пользователя есть возможность настроить рекламу так, чтобы не отображались бренды конкурентов (выборка «минус-слов»).

На этом основании суд пришел к выводу, что предприниматель намерено использовал ключевое слово «slavda» с целью применить чужой маркетинговый продукт для продвижения своих услуг, что является нарушением п. 4 ч. 2 ст. 5 Федерального закона «О рекламе».

Источник: Определение Приморского УФАС РФ №886/24 о возбуждении дела № 025/04/14.3-1715/2023, Решение Арбитражного суда Приморского края от 19 декабря 2023 г. по делу № А51-10148/2023

Ситуация: 

Правообладатель товарного знака «HARTUNG» обнаружил, что при вводе слов «полуприцеп тяжеловоз hartung» в Яндексе среди результатов поиска на первой странице отображается рекламная строка «Полуприцеп тяжеловоз hartung/наши прицепы тяжеловозы - это качество и надежность. Гарантия, звоните/tonar/info», которая одновременно является активной ссылкой на сайт конкурента. 

Правообладатель подал иск о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав, а также жалобу о признании действий конкурента актом недобросовестной конкуренции

Результат: 

ФАС признал действия конкурента актом недобросовестной конкуренции. 

Суд первой инстанции признал нарушение прав на использование товарного знака и взыскал компенсацию с ответчика.

Однако впоследствии в кассации суд по интеллектуальным правам отменил решение первой инстанции. Объяснение: само по себе упоминание товарного знака конкурента в контекстной рекламе не является использованием товарного знака и не вызывает возможность смешения.

Почему так вышло? 

Суд по интеллектуальным правам указал, что судами первой и апелляционной инстанций были неправильно применены нормы положений статей 1484 и 1515 ГК РФ: не был доказан способ использования товарного знака и факт смешения продукции истца и ответчика. При этом антимонопольный орган признал действия конкурента недобросовестной конкуренцией.

Суд по интеллектуальным правам подчеркнул, что предметом рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства при незаконном использовании товарного знака является не само нарушение исключительного права как таковое, а его влияние на конкурентную среду. Это выражается в смешении услуг разных производителей, где потребитель не может установить, кто является поставщиком услуги. В результате потребитель может ошибочно считать другого субъекта поставщиком услуги. 

В этом деле конкурент продавал на своем сайте только свою продукцию под товарным знаком «Тонар», а обозначение товарного знака «HARTUNG» использовалось им только в тексте рекламной строки. 

Суд указал, что в контекстной рекламе обозначение, совпадающее с товарным знаком конкурента, не является использованием средства индивидуализации по ГК РФ. 

Причина: оно не направлено на индивидуализацию собственных товаров (услуг), а потому и не является нарушением исключительных прав правообладателя и основанием для взыскания компенсации. 

Источник: Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16.08.2021 № С01-768/2020 по делу № А41-88433/2018

Использование в контекстной рекламе ключевых слов, которые содержат упоминание чужих товарных знаков, считается нарушением, если оно:

– Осуществляется недобросовестно;

– Вводит потребителей в заблуждение относительно деятельности рекламодателя и владельца товарного знака;
– Квалифицируется как акт недобросовестной конкуренции.

Если вы заметили, что конкурент использует ваш товарный знак для продвижения своего бренда, следуйте одному из чек-листов:

Товарный знак используется непосредственно в рекламном объявлении или на сайте

1. Проверьте информацию и зафиксируйте нарушение с помощью скриншота;

2. Подготовьте досудебную претензию и обратитесь с жалобой к конкуренту по адресу, указанному на его сайте. На данном этапе можно также подать жалобу оператору рекламной системы через которую распространялась реклама, либо хостинг-провайдеру, если товарный знак используется на сайте конкурента.

Дополнительно: Если конкурент не отреагировал, то подготовьте жалобу и направьте ее в ФАС РФ, но не забудьте сделать упор на нарушение положений Главы 2.1 Федерального закона «О защите конкуренции» и п. 4 ч. 2 ст. 5 Федерального закона «О рекламе».

3. Подайте иск в суд с требованием о взыскании компенсации за нарушение.